請求項の文言からわずかに外れた製品

第1　特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する（特許法68条）。そして特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない（70条1項）。

本件特許の請求項には「混合物のpHを9以上11以下に調整する」と記載されている。これに対しI社の製造方法はpHを12に調整するものであり、「9以上11以下」という文言に該当しない。したがって文言侵害は成立しない。

第2　もっとも、特許請求の範囲の記載を文言どおりに厳格に解するならば、第三者は請求項の一部をわずかに置き換えるだけで容易に侵害を免れることができ、発明の保護という特許法の目的（1条）が損なわれる。出願時にあらゆる置換の可能性を予測して請求項に書き尽くすことは、技術の性質上不可能だからである。

他方、特許請求の範囲は、第三者に対して権利の及ぶ範囲を公示する機能を有する。これを離れて広く権利を認めれば、第三者の予測可能性が害され、かえって技術の利用が萎縮する。

そこで、両者の調和を図るべく、対象製品等が特許請求の範囲に記載された構成と異なる部分を有する場合であっても、次の五つの要件をすべて満たすときは、当該対象製品等は特許発明と均等なものとして技術的範囲に属すると解すべきである（最判平成10年2月24日）。

第一に、異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと。第二に、異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること。第三に、置き換えることに当業者が対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたこと。第四に、対象製品等が特許発明の出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから容易に推考できたものではないこと。第五に、対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないことである。

第3　これを本件についてみる。

第1要件について。本件特許の本質は、pHを調整することによって不純物の析出を抑え収率を高めるという技術思想にある。pHの具体的な数値範囲は、その技術思想を実現するための条件を示したものであって、発明の課題解決の原理そのものではないと考える余地がある。もっとも、数値限定自体が従来技術との差異を画している場合には、数値こそが本質的部分であるとも考えられる。本件では後述の出願経過に照らし、数値範囲の上限が先行技術との境界を画する意味を持っていたとみられるから、本質的部分でないとは言い切れない。

第2要件について。pHを12とした場合も、不純物の析出を抑えて収率を高めるという作用効果が同様に得られることは技術常識上明らかであるから、置換可能性は認められる。

第3要件について。当業者であればpHを12とすることはI社製品の製造時点において容易に想到できたとされているから、置換容易性も認められる。

第4要件について。I社の製造方法が本件特許の出願時における公知技術と同一又はこれから容易に推考できたものであるかは、問題文からは明らかでない。仮に、pHが11を超える領域を開示する先行技術文献が存在するのであるから、I社の方法がその公知技術から容易に推考できたと評価される可能性はある。この場合には第4要件を欠き、均等は否定される。

第4　そして決定的なのは第5要件である。

H社は、出願の審査過程において拒絶理由通知を受け、当初「pHを9以上に調整する」としていた記載を「9以上11以下」に補正した。しかもこの補正は、pHが11を超える領域を開示する先行技術文献を引用されたことに対応してされたものである。

すなわちH社は、先行技術との抵触を避けて特許を取得するために、自ら上限を11と定め、11を超える領域を請求の範囲から外したのである。このような経緯の下では、H社は出願手続においてpHが11を超える領域を意識的に除外したものというほかない。

それにもかかわらず、特許取得後になってpH12の方法にまで権利が及ぶと主張することは、自らの行為と矛盾する。審査の過程における出願人の主張や補正を信頼して、当該領域は自由に実施できると判断した第三者の期待を裏切るものであり、禁反言の見地から許されない。

したがって本件には、特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるという特段の事情があり、第5要件を欠く。

第5　以上より、I社の製造方法は、文言上も均等としても本件特許発明の技術的範囲に属しない。よってI社はH社の特許権を侵害しない。